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通信領域中基于優先權的專利申請
時間: 2013-06-09 北京康信知識產權代理有限責任公司 韓建偉、梁麗超 閱讀量:

作者:韓建偉、梁麗超

一、通信領域專利申請的特點

與其他領域相比,通信領域的特點在于,在通信領域中有多個國際性或者區域性組織。這些國際組織所頒布的標準會成為國際性或者區域性的標準。一個通信企業在這些標準中所占有的地位對該企業有著很大的影響。在下文中以第三代合作伙伴計劃(The 3rd Generation Partnership Project,簡稱為3GPP)為例進行說明。

3GPP作為領先的3G技術規范機構,是由歐洲電信標準化協會(簡稱為ETSI)、日本無線工業及商貿聯合會(簡稱為ARIB)、日本無線通信技術協會(簡稱為TTC)、韓國無線通信技術協會(簡稱為TTA)以及美國T1電信標準委員會(簡稱為T1)在1998年底發起成立的,旨在研究制定并推廣基于演進的全球移動通信(Global system for Mobile Communication,簡稱為GSM)核心網絡的3G標準,即寬帶碼分多址接入(Wideband Code Division Multiple Access,簡稱為WCDMA)、時分同步碼分多址(Time Division-Code Division Multiple Access,簡稱為TD-SCDMA)、增強型數據速率GSM(Enhanced Data Rate for GSM,簡稱為EDGE)等。中國無線通信標準組(CWTS)于1999年加入3GPP。

3GPP會定期召開會議向其組織會員征求對于某項技術實現的提案,然后將其中的某個或多個提案作為最終的協議公布。為了在3GPP協議中占有一席之地,各個通信企業均會向3GPP提交其針對某項技術的提案。這些通信企業向3GPP提交提案的同時也會將該提案作為專利進行申請,如果該提案被3GPP接受,那么該專利申請也會進入諸如美國、歐洲等其他國家。在進入其他國家時,將以首次申請為優先權根據巴黎公約或者PCT進入其他國家(在下文中以PCT申請為例進行說明)。

例如,我國專利法和專利法實施細則中對進入中國的專利申請有如下規定:

《專利法》第二十九條規定了:"申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內,或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權"。

《專利法實施細則》第一百零三條規定了:"國際申請的申請人應當在專利合作條約第二條所稱的優先權日(本章簡稱優先權日)起30個月內,向國務院專利行政部門辦理進入中國國家階段的手續"。

申請人就已經提出過的專利申請向3GPP提交提案(在下文中為了描述方便將這種專利申請稱為標準專利),那么,該標準專利可能在提交給3GPP之后就會被公開。這是因為,在3GPP召開就某項技術進行研討的會議之前或會議中會將收到的提案上傳到3GPP網站,并且,在該會議結束之后,還會將本次會議討論的內容上傳到3GPP的網站上。一旦這些資料被上傳到網站上,那么這些資料在上傳日就被公開了。因此,大多數的標準專利在申請日之后不長的一段時間內就會被公開。

標準專利還有一個特點:標準專利是申請人對某項技術可能的發展方向的預測,標準專利對應的提案在提出后,經過3GPP會議的討論,最終的3GPP協議中所采用的技術可能在大體上與當初提交的標準專利中所記載的技術方案相同,但存在略微的偏差。

 

 

為了使標準專利與3GPP協議中的相關內容完全對應,申請人一般會采用修改標準專利的做法。修改的一種方式是主動修改,對于主動修改,我國的《專利法實施細則》第五十一條規定了:"發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內,可以對發明專利申請主動提出修改"。如果主動修改超出了原申請文件記載的范圍,審查員會發出修改超范圍通知書,如果申請人不進行修改,該案將被駁回。這對于申請人而言是不可接受的?;趦炦x權提出新的申請,并在新的申請中對優先權文件中記載的技術方案進行修改,這是另外一種修改的方式,并且,考慮到標準專利一般會向其他國家申請,因此,申請人一般會將首次申請作為優先權文件提交PCT申請,在提交PCT申請時進行修改,然后進入各個國家。在進入中國時,如果基于優先權進行了修改,即使無法要求到優先權,也可以保留該國際申請的申請日,而不會導致該案的被駁回。這相對于主動修改而言,對申請人更加有利。這種方式也是在下文中討論的重點。

二、標準專利舉例

為了更加清楚地說明通信領域標準專利的一般流程,下文中以一個實際的案例來進行說明。

3GPP于2007年10月8號至12號在中國上海召開了一次會議。在該會議上A公司提交了一份幀同步信號的編碼方法的提案,就該提案中的內容,A公司在2007年10月10日向中國專利局提交了專利申請。

3GPP將A公司提交的提案于2007年10月15日公布在其網站上(http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_50b/Docs/R1-xxxxxx.zip),從http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_50b/Docs/該網頁上可以看到該文件的公開日期是2007年10月15日。

2007年11月3GPP頒布的協議:TS 36.211 V8.1.0中采用了A公司所提交的提案中的技術方案。

A公司于2008年10月10日提出了PCT申請,該PCT申請要求了2007年10月10日在中國專利局提交的專利申請的優先權。

通過上述例子可以看出標準專利的大致流程:預測未來協議中有可能采用的技術->申請專利->向3GPP提出提案(這意味著該專利被公開)->如果該提案被3GPP接受并寫入標準則基于在首次提出的專利申請提出PCT申請。

三、可能存在風險

《專利審查指南》中規定了需要核實優先權是否成立的情況:

"出現如下情形之一時,需要核實優先權:(1)對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關的內容,而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優先權日之間,即該對比文件構成PX或PY類文件"(《專利審查指南》2010第226頁)。

而對于A公司所提交的標準專利而言,在首次申請和要求優先權的PCT申請之間,該專利就被公開了。因此,在這種情況下,需要核實優先權文件是否成立。

《專利審查指南》中規定要求優先權的申請是否能夠要求到優先權做了如下規定:
"如果在先申請對上述技術方案只做了籠統或者含糊的闡述,甚至僅僅只是暗示,而要求優先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細描述,以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出,則該在先申請不能作為在后申請要求優先權的基礎"以及"由于對在先申請中的發明作出進一步的改進或完善,申請人在其在后申請中,可能會增加在先申請中沒有的技術方案,在這種情況下,審查員在核實優先權時,不能以在后申請增加內容為理由斷定優先權要求不成立,而應當對在后申請中被在先申請清楚記載過的相同的主題給予優先權,即給予部分優先權"(《專利審查指南》2010 第227頁)。

通過上述審查指南中的記載可以看出,對于是否能夠要求到優先權的判斷的標準是:直接地、毫無疑義地確定,該判斷標準與修改超范圍的判斷標準是一致的。如果PCT申請與優先權文件完全一致,那么是沒有風險的。如果PCT申請與優先權文件是不一致的,風險就產生了。

仍然以A公司的標準專利為例進行說明(下述例子中所涉及到的技術內容是一種假設)。

 

 

假設在2007年10月10日提交的專利申請、向3GPP提交的提案中以及3GPP在2007年10月15日公開的內容中,均記載了一個公式,在該公式中使用的一個常數A的值是13。在隨后公開的TS 36.211 V8.1.0也采用了該公式,但是,由于發現常數A的值為12時該公式的效果會好一些,因此,在該協議中最終采用了常數A的值是12。如果在2008年10月10日提交的PCT申請的權利要求中有一個權利要求所要求保護的公式的常數A的值是12,那么,在該PCT申請進入中國后,該權利要求在中國無法獲得授權,原因如下:

由于在首次申請中,并沒有記載常數A的值是12,因此,本領域技術人員無法直接地、毫無疑義地確定A的值就是12,即PCT申請進入中國的要求保護A的值是12的權利要求無法要求到優先權。該權利要求的申請日就是2008年10月10日。而該公式以及A的值是12在2007年11月已經被TS 36.211 V8.1.0所公開了,因此,該權利要求基于TS 36.211 V8.1.0是沒有新穎性的。

產生該問題的最主要的原因是:要求保護A值為12的權利要求的不再能夠享有優先權日,從而導致了該權利要求喪失了新穎新。

《專利審查指南》對于是否能夠要求到優先權的判斷方法與修改是否超范圍的判斷方法相同,該判斷方法是十分嚴格的,正是由于這種嚴格的判斷方法導致了該問題的發生。如果放寬是否能夠要求到優先權的判斷標準,那么就可以避免該問題的發生(對于是否能夠要求到優先權可以參考修改超范圍的判斷標準。因此,在下文中引用了各個國家對修改超范圍的判斷標準作為判斷的依據)。

需要說明的是,下文中所引用的各個國家修改超范圍的判斷的標準均來自于宋獻濤和魏征在http://allenemy.fyfz.cn/art/824943.htm《關于文件修改超范圍的法律思考》一文。

例如,美國專利法第132條和251條明確禁止在專利申請文件及專利授權文件中引入新事項(new matter),以防止申請人將超出原始公開內容的信息加入,因此修改的范圍以公開內容(disclosure)為準?!睹绹鴮@麑彶槭謨浴芳碢EP中,第 2163節規定:"雖然沒有逐字逐句的要求,但權利要求的修改必須以明示、暗示或內在的公開方式得到說明書的支持。如果本領域技術人員不僅能認識到申請文件中存在明確錯誤,而且還能認識到如何改正,則這樣的改錯不會產生新事項 [4]"。在實踐中,判斷修改是否超范圍的標準和判斷能否得到說明書支持的標準是相同的,只要審查員認為修改內容能得到說明書的支持,就不會發出修改超范圍的反對意見。

如果按照美國的判斷標準的話,那么將A的值由13改變為12有可能是可以要求到優先權的。這是因為,首次申請中公開了該公式,本領域技術人員完全可以想到在該公式中使用12來代替13以得到較佳的計算結果。

由此可見,不同國家對于是否能夠要求到優先權的不同的判斷方法是決定該權利要求是否在該國家獲得授權的一個重要的因素。

如果首次申請是美國的臨時申請,那么,以該臨時申請作為優先權進入中國的案件將面臨更大的風險。

美國的臨時申請一般沒有撰寫權利要求,在進入中國時的權利要求很有可能是對該臨時申請記載的內容的概括,而該概括很有可能涵蓋了該臨時申請中未記載的內容,因此,由臨時申請概括而成的權利要求無法要求到優先權的可能性很大。例如,臨時申請中只記載了常數A為13,而在權利要求中記載了該A為一個正整數,那么該權利要求就有可能無法要求到優先權,從而2007年11月公開的TS 36.211 V8.1.0可以破壞該權利要求的新穎性。

 

 

四、如何避免以及如何利用

通過上文的分析可知,通信領域的PCT申請在進入各個國家時是否能夠拿到一個穩定的專利權,與該國的是否能夠要求到優先權的判斷的方式是密切相關的。判斷尺度越松的國家就越容易得到一個穩定的專利權。下面對其他的幾個國家或地區判斷標準進行說明(在下文中引用了各個國家或地區對修改超范圍的判斷標準,對于是否能夠要求到優先權可以參考修改超范圍的判斷標準)。

(1)日本的規定
日本特許法第17條第2款第3項規定:對說明書、權利要求書或附圖進行修改時,必須在隨請求書最初提交的說明書、權利要求書或附圖中所記載事項的范圍內進行。

按照日本的審查指南,所記載的事項不僅包括明確記載的事項,還包括雖未明確記載但本領域技術人員根據最初提交的說明書、權利要求書或附圖的記載而能夠不言自明的事項。

在日本專利審查實務中,對主動修改或答復審查意見時的概括是允許的,只要其能夠得到說明書的支持即可。

(2)歐洲的規定
歐洲專利公約第123條之(2)規定:對歐洲專利申請或歐洲專利的修改,其主題(subject matter)不得超出原始申請的內容。

按照歐洲審查指南,原始申請的內容是能夠從原始申請直接毫無疑義地導出[5]的內容。歐洲審查指南關于新穎性、優先權和同樣發明的章節中均規定,還必須考慮對于本領域技術人員"隱含公開的內容"。EPO上訴委員會在判例T 823/96中指出:"隱含公開的內容"是指沒有明確提及、但根據明確提及的內容可以清楚且毫無疑義地導出的內容;因此,該判斷必須同時考慮公知常識。

在判例T 372/90中,申請人認為,其新增加的一個特征"空腔形成在鞋底單元的幾乎整個厚度內"雖然在本申請的原始權利要求和說明書中都沒有記載,但能從附圖1和3中得出。EPO上訴委員會接受了申請人的觀點,認為本領域技術人員從附圖中能夠清楚地導出的結構和功能特征可以用來更好地表述所要保護的方案。

請注意:歐洲的用詞是"導出",包含了本領域技術人員使用公知常識進行推導的過程,與中國的用詞"直接地、毫無疑義地確定"是有區別的。

通過上述幾個國家或地區(美國、日本、歐洲、中國)的判斷標準可知,中國的判斷標準是最為嚴格的。

因此,如果一個進入中國的PCT申請的優先權文件是美國、日本或者歐洲的申請,那么其存在要求不到優先權的可能性很大,如果進入中國的PCT申請的內容在該PCT申請日之前就被3GPP所公開的話,那么該專利在中國能得到授權的概率就比較小了。即使在中國拿到了授權,該案的專利權也不會很穩定,存在較大的被無效的可能。

一方面,這要求國內的專利代理人在撰寫專利申請文件時一定要考慮該專利申請是否需要進入其他國家,該專利申請中的內容在首次申請和PCT申請日之間是否會被公開,如果會被公開,那么在提出PCT申請時所進行的改動必須要符合將來該PCT申請所進入的各個國家的專利法的要求。例如,如果該PCT申請將來只需要進入美國,那么基于優先權文件所進行的修改只需要根據美國的法律來進行,如果該PCT申請將來需要進入中國和美國兩個國家,那么基于優先權文件所進行的修改需要根據中國法律的要求來進行(中國專利法的要求要嚴于美國)。當然,一個更好的處理是,根據不同國家法律的規定撰寫出適應不同國家的權利要求。

另一方面,這也為無效進入中國的專利提供了一種思路。如果進入中國的專利要求的是美國的臨時申請的優先權,那么,該專利的權利要求存在要求不到優先權的可能,然后在通過檢索相關的標準,找到在優先權日與中國國家申請日之間的對比文件即可。

五、結束語

在撰寫首次申請時也應該考慮到該申請后續進入其他國家的可能,并且,以該首次申請作為優先權的國際申請在提出時所進行的修改也要考慮該PCT申請所進入的國家的法律,這樣才有可能在不同的國家獲得穩定的專利權。

 

 

關鍵詞: 專利申請
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